AdWords am 2. März 2012

Adwords Brand Bidding = Markenrechtsverletzung?

Konrad Hagemes

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Was ist beim Brand Bidding erlaub, was nicht? Wie kann ich Abmahnungen vermeiden? Wird mein Google Konto gesperrt wenn ich Brand Bidding betreibe? Um die schwammige Rechtslage beim Thema Brand Bidding zu verstehen, muss man sich ein wenig mit der aktuellen Rechtsprechung befassen. Spezielle Gesetze gibt es hierzu noch nicht, jedoch Urteile des EuGH, BHG und diverser LGH’s.

Grundsätzlich gibt es nur einen Grund warum das Einbuchen eines marken-rechtlich geschützten Begriffs als Keyword eine Markenrechtsverletzung darstellen kann. Nämlich wenn die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird. Darunter versteht man im wesentlichen die Unterscheidungskraft zu anderen Produkten und deren Herkunft. Eine Marke hat zwar auch andere Funktionen wie z.B. die Werbefunktion oder die Qualitätsfunktion, die aktuelle Rechtsprechung vom EUGH besagt allerdings, dass diese bei Adwords keine wesentliche Rolle spielen.

Definition der Herkunftsfunktion und die Verwechslungsgefahr:

Aus § 8 II Nr.1 MarkenG lässt sich die Hauptfunktion einer Marke herauslesen. Dies ist die Herkunftsfunktion. Sie macht es dem Endabnehmer bzw. Verbraucher möglich, Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer Anbieter zu unterscheiden.

Laut EuGH, Entscheidung vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 – Canon, liegt Verwechslungsgefahr dann vor wenn:

„…die angesprochenen Verkehrskreise glauben könnten, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.“

Der BGH spezifizierte die Verwechslungsgefahr im Urteil vom 28. August 2003 – I ZR 257/ 00:

„Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i. S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt“

Aus diesem BGH Urteil lässt sich also schließen: Je höher die Kennzeichnungskraft des verwendeten Begriffs und je höher die Ähnlichkeit der Waren, desto höher die Verwechslungsgefahr.

Beispiel Verwechslungsgefahr

Wenn ein User auf Google.de nach Produkten einer bestimmten Marke sucht, bekommt er meistens zusätzlich zu den organischen Suchergebnissen AdWords Anzeigen angezeigt. Diese Anzeigen beeinflussen den Suchenden aktiv bei seiner Kaufentscheidung indem sie Ihm Alternativen der Beschaffung des jeweiligen Produkts anbieten. Die eigentliche Intention des Suchenden ist also relativ klar: „Ich möchte ein (bestimmtes) Produkt der Marke XY kaufen“. An dieser Stelle tritt das Problem mit der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 II Nr.2 MarkenG bei AdWords auf.

Es ist möglich bei Adwords unter Verwendung eines geschützten Markennamens wie z.B. „Adidas Sneaker“ für eine andere Sportschuhmarke zu werben die den gleichen Kundenkreis anspricht. In diesem Fall spricht man von sogenanntem „Brand Bidding“. Darunter versteht man das Schalten von AdWords Anzeigen zu bestimmten Keywords welche vom Markenrecht geschützte Marken beinhalten. Der Suchende könnte also annehmen, dass ihn die Anzeige zu einer Internetseite führt welche sich mit original Adidas Sneakern beschäftigt bzw. diese dort zum Kauf angeboten werden.

In unserem Beispiel könnte der Suchende durch eine Adwords Anzeige auf eine Seite gelangen die anstatt Adidas Sneakern einen speziellen Schuh der Marke „Pantofola d’Oro“ verkauft. Da diese Marke relativ unbekannt ist und der Schuh eine gewisse Ähnlichkeit durch die drei hellen Streifen in der Mitte aufweist, könnte der Suchende meinen es handle sich um einen speziellen Adidas Schuh oder um einen Schuh einer Adidas zugehörigen Firma.

Entscheidend ist allerdings schon die Schaltung der Anzeige welche auf der Suchergebnisseite angezeigt wird. Denn hier geschieht rechtlich gesehen bereits die unrechtmäßige Verwendung der Marke in Verbindung mit einer eventuell gegebenen Verwechslungsgefahr. Es ist also für die Verwechslungsgefahr nicht entscheidend welche Inhalte der Suchende auf der Zielseite der Anzeige vorfindet. Der Inhalt der Seiten auf welche die Anzeigen verweisen können lediglich dazu dienen einen eventuell entstandenen Schaden zu beziffern.

Anzeigen mit und ohne Verwendung der Marke

Es ist also möglich absichtlich oder unbeabsichtigt eine Verwechslungsgefahr für einen suchenden User durch Adwords zu verursachen. Um diese Verwechslungsgefahr einschätzen zu können muss man zuerst zwischen dem Schalten einer Anzeige mit und ohne die Verwendung der Marke im Anzeigentext bzw. Display unterscheiden.

Mit Verwendung der Marke

In unserem Beispiel hier wurde nach dem Keyword „Jura C5“ gesucht. Es erschien die im roten Kasten zu sehende Anzeige. In dieser wird die Marke „Jura“ sowohl im Titel, Anzeigetext als auch in der Anzeige-URL verwendet.

Diese Art von Brand Bidding ist rechtlich relativ klar geregelt. Falls eine Marke als Keyword gebucht wird und gleichzeitig in der Anzeige erscheint, ist grundsätzlich von einer Markenrechtsverletzung nach § 14 II Nr.2 MarkenG auszugehen. Es sei denn die Ausnahme der Erschöpfung nach § 24 MarkenG greift!

Vorerst unerheblich ist dabei, ob das Gerät auf der Zielseite tatsächlich käuflich erwerblich ist.

Geregelt hat dies das Oberlandesgericht Duesseldorf mit dem Beschluss v. 21.12.2010 – Az.: I-20 W 136/10. Dessen Leitsatz lautet:

„Ein Unternehmen, welches im Rahmen der Google AdWords einen geschützten Markennamen als Keyword verwendet, verhält sich rechtswidrig, wenn neben den Suchergebnissen im Anzeigentext selbst der Markenname erscheint. In derartigen Fällen ist von einer Markenverletzung auszugehen.“

Ohne Verwendung der Marke

Da nun grundsätzlich klar ist, dass bei Verwendung einer geschützten Marke als Keyword bei gleichzeitigem Vorkommen im Anzeigentext grundsätzlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt, bleibt nur noch zu klären ob dies auch der Fall ist wenn die Marke nicht in der Anzeige vorkommt.
Gesucht wurde mit der Keyword-Kombination „Jack Wolfskin Jacken“. Es erschien folgende Anzeige:

Aufgrund des Inhalts dieser Anzeige besteht eine relativ geringe Verwechslungsgefahr. Man wird in der Regel nicht erwarten, dass es sich hierbei um ein Geschäft von „Jack Wolfskin“ handelt oder dass diese Jacken auf jeden Fall dort angeboten werden.
Dies sind die strittigen Anzeigen um die es bei der Problematik Markenrechtsverletzung bei Google AdWords hauptsächlich geht. Hierbei ist die Verwechslungsgefahr gemäß dem BGH Urteils vom 28. August 2003 – I ZR 257/ 00 im Einzelfall zu prüfen.

Zuordnungsverwirrung

Das bislang am wenigsten gesetzlich geregelte markenrechtliche Problem bei AdWords ist die etwas komplizierte „Zuordnungsverwirrung“, welche besonders leicht bei Buchung von nicht markenrechtlich geschützten Begriffen in Verbindung mit den Keywordschaltungs-Optionen „passende Wortgruppe“ und „weitgehend passend“ auftreten kann.

Unter der „Zuordnungsverwirrung“ versteht man grob gesagt, dass dem durchschnittlich aufmerksamen Betrachter nicht klar wird, dass die beworbenen Waren und Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber sondern von einem Dritten stammen. Die Zuordnungsverwirrung geht inderekt auf § 14 II Nr.1 zurück in dem geregelt wird, dass ein markenrechtlich geschütztes Zeichen nicht unerlaubt für Waren oder Dienstleistungen verwendet werden darf, die mit denen der geschützten Marke identisch sind.

Dazu ein AdWords spezifisches Beispiel:

Angenommen wir sind Inhaber einer Schokoladenfabrik und betreiben einen Onlineshop in dem wir unsere Schokolade „XY“ verkaufen. Um die Verkäufe anzukurbeln möchten wir jetzt Werbung mit Adwords auf den Begriff „Schokolade“ schalten. Die Gefahr besteht jetzt darin, dass die Schaltung einer Anzeige auf das Keyword „Schokolade“ i.V.m. der Schaltungs-Option „weitgehend passend“ automatisch eine Schaltung der Anzeige für die Keywordkombination „Milka Schokolade“ auslösen könnte. In diesem Fall wird eine Buchung des Keywords „Milka Schokolade“ automatisch bewirkt. Der Betreiber des Betreffenden AdWords Kontos hätte also in diesem Fall die geschützte Marke „Milka“ benutzt, obwohl er das wahrscheinlich nicht wollte.

Allerdings gibt es bei AdWords auch die Möglichkeit Keywords mit der Option „genau passend“ zu buchen, was zur Folge hat, dass bei geringfügig abweichenden Suchanfragen keine automatische Schaltung erfolgt. Damit kann man also gezielt verhindern, dass die eigene Anzeige in Verbindung mit geschützten Marken ausgelöst wird.

Zudem lassen sich bei AdWords sogenannte „ausschließende“ Keywords festlegen. Diese bewirken, dass bei den Schaltungs-Optionen „passende Wortgruppe“ und „weitgehend passend“ keine automatische Schaltung erfolgt, wenn die Suchanfrage eines der zuvor festgelegten „ausschließenden“ Keywords enthält.

Somit ist es möglich, bei automatischer Buchung einer geschützten Marke, dem Betreiber des jeweiligen Adwords Kontos eine zumindest fahrlässige Markenrechtsverletzung vorzuwerfen.

Einen solchen Fall der vor das OLG Braunschweig ging hat es bereits gegeben. Hierbei wurde das Keyword „Pralinen“ verwendet. Das Aktenzeichen dieses Falles lautet: 2 U 113/08 vom 24.11.2010.

Die Beklagte betrieb einen Onlineshop für Geschenke, Pralinen und Schokolade. Um Kunden auf Ihren Shop aufmerksam zu machen wurde folgende AdWords Anzeige geschaltet:

„Pralinen, Weine, Pralinen, Feinkost, Präsente
Geniessen und schenken
www.(…).de“

Die Klägerin ist selbst Inhaberin der Marke „M….. Pralinen“ und bemerkte, dass bei der Eingabe Ihrer Marke die betreffende Anzeige der Beklagten in den Suchergebnissen erschien. Die geschützte Marke wurde nicht in der Anzeige verwendet.

Das OLG Braunschweig stellte in diesem Fall einen Markenrechtsverstoß fest. Es begründete seine Entscheidung damit, dass für den Betrachter aus der Anzeige nicht klar ersichtlich sei wer diese Anzeige geschaltet hat bzw. welche Firma dahinter steckt. Außerdem stellte das Gericht fest, dass der Beklagte sich genauer hätte informieren müssen, bei welchen Suchbegriffen seine Anzeige unter der Verwendung der Option „passende Wortgruppe“ ausgelöst wird.

Abgrenzung Verwechslungsgefahr und Zuordnungsverwirrung

Der große Unterschied zwischen der Zuordnungsverwirrung abgeleitet aus § 14 II Nr.1 MarkenG und der Verwechslungsgefahr nach § 14 II Nr. 2 MarkenG ist, dass es bei der Zuordnungsverwirrung nicht darauf ankommt, ob die Ware oder Dienstleistung eines Dritten fälschlicherweise für eine Ware oder Dienstleistung des Inhabers der geschützten Marke gehalten werden kann.

Die Herkunftsfunktion der geschützten Marke ist bei der Zuordnungsverwirrung alleine schon dadurch beeinträchtigt, dass durchschnittlich aufmerksame Suchmaschinennutzer nicht sofort an der Anzeige erkennen welche Firma die Anzeige geschaltet hat und ob diese Firma mit dem Inhaber der geschützten Marke in einer wirtschaftlichen Verbindung steht.

Der EuGH hat in seiner Entscheidung im sogenannten „BananaBay“ Fall mit dem Az: C-91/09 lediglich grobe Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung geschützter Marken als Keywords erlassen. Die Zuordnungsverwirrung hat der EuGH auch nur teilweise geregelt in seiner Entscheidung vom 08.07.2010 mit dem Aktenzeichen C-558/08 und im Einzelfall auf die nationalen Gerichte verwiesen. Des Weiteren gibt es dazu noch kein abschließendes Urteil vom BGH.

Unterlassungsanspruch

Sollte im Einzelfall das Gericht zu dem Schluss kommen, dass eine Markenrechtsverletzung vorliegt, so kann der Inhaber der geschützten Marke nach § 14 V MarkenG die Unterlassung der Schaltung von Adwords Anzeigen unter Verwendung seiner Marke als Keyword vom Beklagten verlangen.

Der Inhaber der Marke kann sich aber auch bei Google direkt über die Verwendung seiner Marke in bestimmten Anzeigen beschweren. Google wird dann in der Regel aktiv und sperrt die betreffenden Anzeigen bzw. sperrt das komplette Konto desjenigen der die Anzeige geschaltet hat.

In der Regel wird man als Anzeigenschalter aber eine Abmahnung erhalten auf die es zu reagieren gilt. Hierbei empfehlen wir auf jeden Fall die Konsultation eines auf Adwords bzw. Markenrecht spezialisierten Anwalts.

Schadensersatz

Wenn eine Markenrechtsverletzung vorliegt und dem Markeninhaber daraus ein Schaden entstanden ist, kann dieser aus § 14 VI MarkenG Schadensersatz vom unrechtmäßigen Verwender verlangen.

Nach § 14 VI MarkenG gilt in Bezug auf Schadensersatz: „Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet.“

Die Höhe des dabei Entstandenen Schades kann dabei auf drei verschiedene Arten nach § 14 VI MarkenG berechnet werden, wobei davon die wahrscheinlich genaueste Art herangezogen wird. Die erste Variante wäre der tatsächlich entstandene Schaden. Da dieser aber in der Regel sehr schwer messbar ist, kann auch der durch die unrechtmäßige verwendung des Keywords entstandene Gewinn als Bemessungsgrundlage herangezogen werden. Dies ist im Fall AdWords wohl die beste Variante, da online meistens genau nachvollzogen werden kann wie viele Klicks auf die entsprechende Anzeige entfallen sind und wie hoch der daraus resultierende Gewinn für den Anzeigenschalter ist. Die Bemessung mit Hilfe einer hypothetischen Lizenzgebühr scheidet meines Ermessens bei AdWords aus, da es unüblich ist solche Rechte für Dritte bei AdWords gegen Lizenzgebühr zu erteilen.

Ausnahme der Erschöpfung

Der § 24 MarkenG besagt: „Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke …… in den Verkehr gebracht worden sind.“

Praktisch äußert sich das darin, dass ein Unternehmen, dass offiziell ein Markenprodukt vertreibt in der Regel auch mit dieser Marke werben darf. Beispielsweise darf das Porsche Zentrum Frankfurt hinter dem eigentlich die Firma Otto Glöckler Sportwagen GmbH steht offiziell die Keywordkombination „Porsche Frankfurt“ buchen.

Nach § 24 II MarkenG kann der Markeninhaber dieses Recht aber ausschließen, wenn er dies begründen kann.

Fazit

Der EuGH und der BGH haben bis jetzt nur grobe Weichen gestellt, welche die Verwendung von geschützten Marken bei AdWords regeln. Da sich dazu im Gesetz ebenfalls kein spezieller Paragraf findet, hängt im Moment die genaue Rechtslage noch stark vom Einzelfall und der Auslegung der bestehenden EuGH und BGH Entscheidungen ab.

Unter Berücksichtigung aller in dieser Arbeit aufgegriffenen Punkte kommen wir zu dem Fazit, dass beim Schalten von AdWords Anzeigen in Bezug auf Brand Bidding äußerste Vorsicht geboten ist. Bevor man jedoch die Schaltung von Marken-Keywords in AdWords kategorisch ablehnt, sollte man zuerst prüfen ob vielleicht die Ausnahme der Erschöpfung nach § 24 MarkenG greift.

*** Update vom 03.01.2014 ***
Inzwischen ist auch ein Fall bekannt bei dem Brandbidding komplett untersagt wurde:
Internetworld Brandbidding Fleurop

Schlussbemerkung:

Dieser Artikel stellt keine Rechtsberatung dar. Wir übernehmen keine Haftung.

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